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La disciplina dei marchi

Il marchio è disciplinato in Italia dal R.d. 21 giugno 1942, n. 929. La
normativa si applica anche alla ditta e all’insegna.

Il marchio è un segno suscettibile di essere rappresentato graficamente e identifica l’impresa da cui proviene il prodotto o servizio. Il marchio deve essere nuovo ( artt. 16 e 17), suscettibile di una rappresentazione grafica ( art. 16), deve possedere capacità distintiva ( art. 16), deve essere lecito ( art. 18). Possono essere registrati come marchi ( art. 16) le parole , i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre i suoni, la forma o la confezione del prodotto, le combinazioni o tonalità cromatiche. È fatto divieto di registrare come marchi ( artt. 18 e 21) i segni contrari all’ordine pubblico o al buon costume, le denominazioni generiche, i segni
costituiti dalla forma imposta dalla natura del prodotto, gli stemmi i segni considerati dalle convenzioni internazionali, i segni ingannevoli sulla provenienza geografica o sulla natura e qualità di prodotti o servizi, i ritratti e nomi di persona senza autorizzazione.

Il titolare del marchio d’impresa registrato ( art. 1) ha il diritto dell’uso esclusivo dello stesso ed ha il diritto di vietare ai terzi non autorizzati di usarlo , adottando un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o affini, causando confusione tra i consumatori, oppure sfruttando in modo parassitario la notorietà acquisita dal marchio registrato nell’apporre un segno identico o simile su prodotti o servizi non affini.
Il marchio può essere ceduto parzialmente( uso solo su una parte dei prodotti per il quale è stato registrato) o totalmente. E’ possibile anche stipulare contratti di licenza con o senza esclusiva per un uso del marchio limitato nel tempo. Il titolare del marchio ha l’onere di controllare che l’uso del marchio non sia ingannevole per il consumatore, ad esempio, relativamente alla qualità dei beni o servizi prodotti e offerti dai licenziatari ( art. 15).
Il marchio dura dieci anni ( art. 4), ma è possibile rinnovarlo, se non è decaduto o stato dichiarato nullo ( artt. 41 e 47) per non uso, volgarizzazione del marchio , ingannevolezza del segno distintivo, contrarietà all’ordine pubblico o al buon costume, per assenza dei requisiti essenziali (artt.16 e 17), per malafede del registrante (artt. 18 , 21, 22, comma 2) o è stata fatta la registrazione dal non avente diritto ( art. 25, comma 3, lett.b). Il marchio può perdere la sua capacità distintiva ( volgarizzazione del marchio) a causa dell’uso generalizzato che ne viene fatto per identificare un prodotto ( art.41, comma 1, lett. a )( casi nylon, riloga, thermos, cellophane, premaman e così via). Possono invece costituire oggetto di registrazione come marchio i segni che prima della domanda di registrazione , per l’uso che ne è stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo (secondary meaning) ( art. 19). I marchi collettivi( art. 2) sono concessi ai soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura, la qualità di determinati prodotti o servizi.
La domanda di registrazione del marchio ( art. 25) deve essere fatta dall’avente diritto ai sensi della legge italiana o delle convenzioni internazionali, o dal suo avente causa. Essa va deposita presso L’Ufficio Brevetti della Camera di commercio della provincia di residenza ed indirizzata all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). Presso tale ufficio il titolare di un marchio registrato
in un Paese estero può, entro sei mesi dalla registrazione, rivendicare la priorità
del precedente deposito ottenendo la protezione in Italia ( art. 16, d.lgs 4.12.1992, n. 480).

Il c.d. marchio di fatto è quel segno distintivo che non è stato registrato (art. 17, lett. b), ma è stato usato dall’imprenditore per distinguere i suoi prodotti o servizi. Se tale uso non importi notorietà del segno o importi notorietà solo locale, esso non toglierà il requisito della novità allo stesso o simile segno distintivo che altri abbiano registrato. Il marchio di fatto sarà tutelato solo nell’area territoriale in cui si dimostrerà che è noto, mentre l’analogo segno distintivo registrato avrà la protezione su tutto il territorio nazionale. E’ possibile ottenere la tutela del proprio segno distintivo oltre le frontiere nazionali facendo ricorso sia alle singole registrazioni nei singoli Stati, che utilizzando la procedura del marchio internazionale, la quale in base all’Accordo di Madrid consente di attuare un deposito unico in una sola lingua presso l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) di Ginevra indicando quali sono gli Stati per i quali si chiede la protezione, oppure richiedendo il marchio comunitario che produce gli stessi effetti in tutto il territorio dell’Unione europea, chiedendo direttamente la registrazione presso l’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (UAMI), oppure chiedendola dopo aver registrato il marchio nel proprio Paese . Tale marchio dura dieci anni e può essere rinnovato.

Requisiti [modifica]

Il segno che si intende registrare come marchio deve avere i seguenti requisiti:

capacità distintiva
deve contraddistinguere un prodotto o un servizio differenziandolo da quello di altri;
novità estrinseca

non deve essere stato usato in precedenza come marchio, ditta o insegna per prodotti o servizi simili a quelli per cui si richiede la registrazione;

originalità

non può consistere in una denominazione generica o descrittiva di prodotti o servizi;

liceità

non deve essere contrario alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume.

Nullità e decadenza [modifica]

Il marchio è nullo:

  • se manca di uno dei requisiti sopra elencati;
  • se con sentenza passata in giudicato si accerta che il diritto alla registrazione spetta ad un soggetto diverso da chi abbia depositato la domanda di registrazione.

Si possono distinguere due specie di nullità, assolute e relative. Le prime possono essere fatte valere da chiunque vi abbia interesse, e quindi dai consumatori e dalle associazioni di questi. Le seconde nullità sono invece relative, in quanto possono essere fatte valere soltanto da alcuni soggetti qualificati, in virtù della titolarità di un segno potenzialmente confusorio con quello che si intende impugnare.

Il marchio decade:

  • per volgarizzazione, cioè se il marchio sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio oppure se abbia perduto la sua capacità distintiva;
  • per illiceità sopravvenuta cioè:
    • se sia divenuto idoneo a indurre in inganno il pubblico;
    • se sia divenuto contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume;
    • per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull’uso del marchio collettivo.
  • per non uso, cioè se il titolare del marchio registrato non ne fa un uso effettivo entro cinque anni dalla registrazione o se ne sospende l’uso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo;

Marchio registrato [modifica]

Il marchio registrato è un marchio protetto giuridicamente.

A seconda del territorio in cui sono tutelati si distinguono i seguenti tipi di marchio registrato:

Marchio nazionale [modifica]

La tutela giuridica del marchio nazionale è limitata al solo territorio italiano.

In Italia i marchi vengono registrati presso gli UPICA (Ufficio Provinciale Industria Commercio e Artigianato) – sezione Ufficio Brevetti per Invenzioni, Modelli e Marchi – che si trovano presso le Camere di Commercio di ogni Provincia.

Marchio comunitario [modifica]

Con un’unica azione legale la tutela giuridica del marchio comunitario è valida per tutti i Paesi membri dell’Unione Europea.

La registrazione avviene presso l’U.A.M.I. (Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno).

Marchio internazionale [modifica]

I titolari di un marchio nazionale possono estenderne la tutela nei Paesi europei ed extraeuropei che aderiscono a due accordi internazionali (l’Accordo di Madrid e il Protocollo di Madrid) depositando una domanda di marchio internazionale. La registrazione si effettua presentando un’unica domanda in una sola lingua ed è valida in tutti i Paesi aderenti.

Simboli [modifica]

In Italia non esistono leggi che impongono particolari simboli per contraddistinguere i marchi registrati. L’aggiunta del simbolo ® accanto al marchio serve solamente a ricordare che è stato registrato ma non aggiunge nessuna tutela.

Al contrario la legge vieta l’utilizzo del simbolo ® accanto ad un marchio non registrato. Poiché un marchio non si considera registrato alla domanda di deposito ma solo dopo la concessione della registrazione, anche nel periodo di tempo che intercorre tra questi due momenti non è possibile apporre il simbolo ®. In attesa dell’effettiva registrazione però si può solo accostare al marchio la D di marchio depositato o il simbolo ™ (dall’inglese Trade Mark).

Tipologie di marchio [modifica]

Oltre al marchio registrato la legislazione italiana e internazionale individuano altre tipologie di marchi:

Marchio di fatto [modifica]

È un marchio non registrato. Il marchio di fatto pur non essendo registrato gode di una particolare tutela: chi ne ha fatto uso può continuare ad usarlo anche dopo la sua registrazione ottenuta da altri purché il suo uso sia confinato nei limiti territoriali e merceologici antecedenti la registrazione.

Marchio forte e marchio debole [modifica]

A seconda del loro potere di individualità si usa distinguere i marchi tra forti e deboli.

  • È un marchio forte quello che ha spiccata originalità e notevole capacità distintiva (ad esempio non deve avere attinenza con il prodotto o servizio a cui si riferisce).
es. Rolex (orologi), Strega (liquore)
  • È, invece, un marchio debole quello che presenta una minore originalità (ad esempio per una diretta relazione con il prodotto o servizio che contraddistingue) pur mantenendo una minima capacità distintiva necessaria per differenziarlo ed essere tutelato.
esempi sono molto diffusi soprattutto in ambito farmaceutico (Benagol, Golasan, Momendol, No gas), in attività di vendita al dettaglio e all’ingrosso (La casa del mobile, La casa del colore, Il caffè della stazione, ecc.).

Marchio individuale e marchio collettivo [modifica]

  • Il marchio individuale ha il compito di distinguere il singolo prodotto o servizio di un imprenditore.
  • Il marchio collettivo, invece, serve a garantire l’origine, la natura o la qualità di prodotti o servizi. La registrazione di marchi collettivi è concessa a quei soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi e che possono concedere l’uso dei marchi stessi a produttori o commercianti che rispettino determinati requisiti.

Di solito il “marchio collettivo” è chiesto da enti e/o associazioni per dare certezza alla provenienza e garanzia alla qualità. L’uso non può essere limitato ad operatori affini all’attività non economica, ma deve essere ceduto nel rispetto del regolamento di utilizzo, allegato alla richiesta di protezione, prodotta dall’ente o associazione nella fase della prima registrazione.

es. Vero Cuoio Italiano, marchio collettivo gestito dal consorzio Vero Cuoio Italiano formato da 12 concerie della provincia di Pisa.
es. Pura Lana Vergine, marchio collettivo gestito dalla società australiana Woolmark Company.
es. IMQ

Marchio di fabbrica e marchio di commercio [modifica]

Il codice civile distingue tra il marchio di fabbrica apposto dal produttore e il marchio di commercio apposto dal rivenditore del prodotto. Il marchio di fabbrica viene apposto a colui che costruisce il prodotto. Il marchio di commercio invece, viene apposto a colui che fa circolare il prodotto.

Marchio di qualità [modifica]

Un marchio di qualità ha la funzione di certificare che il prodotto sul quale è apposto abbia determinate caratteristiche qualitative e/o sia stato prodotto seguendo determinati procedimenti. Qui di seguito sono elencati i principali marchi di qualità:

Marchio CE [modifica]

Per approfondire, vedi la voce Marchio CE.

Il Marchio CE attesta che il prodotto su cui è apposto è conforme a tutte le Direttive comunitarie ad esso applicabili.

Marchio di origine (Ue) [modifica]

L’Unione Europea per promuovere e tutelare i prodotti agroalimentari ha creato con il Regolamento CEE n. 2081/92 i seguenti marchi:

  • DOP – Denominazione di Origine Protetta (PDO – Protected Designation of Origin), identifica la denominazione di un prodotto la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengono in un’area geografica determinata.
es. di prodotti DOP: prosciutto di Parma, pecorino Sardo, mozzarella di bufala campana
  • IGP – Indicazione Geografica Protetta (PGI – Protected Geographical Indication), identifica la denominazione di un prodotto di cui almeno uno degli stadi della produzione, trasformazione o elaborazione avviene in un’area geografica determinata.
es. di prodotti IGP: lardo di Colonnata, pomodoro di Pachino
  • STG – Specialità Tradizionale Garantita (TSG – Traditional Speciality Guaranteed), ha il compito di valorizzare una composizione tradizionale del prodotto o un metodo di produzione tradizionale, ma non fa riferimento ad un’origine.
es. di prodotti STG: mozzarella

Questa categoria di marchi non deve essere registrata, ma la tutela deriva da apposite leggi.

Curiosità: l’Italia attualmente vanta il primato europeo tra i prodotti DOP, IGP e STG.

Questo sistema di tutela introdotto dalla legislazione europea nel 1992 è molto simile ad alcuni sistemi già presenti in alcuni stati europei: in Italia dal 1963 è in vigore la Denominazione di Origine Controllata (DOC), in Francia esiste l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC), in Spagna la Denominación de Origen.

Marchio di origine (It) [modifica]

Denominazione di Origine Controllata è un sistema di certificazione nazionale della qualità di prodotti agroalimentari. In seguito all’entrata in vigore nel 1992 dei marchi DOP, IGP e STG questo sistema di certificazione è stato utilizzato esclusivamente per contraddistinguere i vini di qualità:

  • Vini a Denominazione d’Origine Controllata e Garantita, il marchio DOCG indica il particolare pregio qualitativo di alcuni vini DOC di notorietà nazionale ed internazionale. Per la certificazione DOCG sono richiesti requisiti tra i quali l’imbottigliamento nella zona di produzione e in recipienti di capacità inferiore a cinque litri
es. Chianti, Franciacorta spumante
es. Dolcetto d’Alba, Sangiovese di Romagna

Ad un livello inferiore rispetto ai vini DOCG e DOC si posizionano i Vini ad Indicazione Geografica Tipica, il marchio IGT indica vini da tavola di qualità prodotti in aree generalmente ampie. I requisiti sono meno restrittivi di quelli richiesti per i vini DOC.

Per approfondire, vedi anche alla voce Vino il paragrafo Legislazione Italiana

Marchio biologico [modifica]

Ne esistono di vari tipi sia pubblici come il marchio Agricoltura biologica sia marchi privati. Questi ultimi indicano il rispetto del regolamento comunitario oppure l’adozione di norme più restrittive.

  • Agricoltura biologica, è un marchio regolato dal regolamento CEE n.2092/91. Può essere apposto volontariamente dai produttori di prodotti sottoposti a un controllo e risultati composti da ingredienti di cui almeno il 95% ottenuti con il metodo biologico.

Tra i marchi privati:

Trasferimento del marchio [modifica]

Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato.

Licensing [modifica]

Con il licensing il titolare del marchio concede ad un terzo il diritto di uso del marchio stesso.

Di norma i contratti di licensing prevedono il diritto del licenziante di controllare la qualità dei prodotti sui quali il licenziatario appone il marchio.

Merchandising [modifica]

Il merchandising di un marchio consiste nello sfruttamento della notorietà di un marchio in settori diversi da quello in cui il marchio originariamente si era affermato. Si distinguono diverse categorie di merchandising, tra cui il corporate merchandising, avente ad oggetto lo sfruttamento di un marchio, e il character merchandising, che invece sfrutta l’immagine di una persona o un personaggio di invenzione. Il merchandising, oltre che un contratto atipico costituisce una modalità del marketing di un determinato prodotto. L’efficacia del merchandising è direttamente legata alla notorietà del brand che si utilizza. Il merchandising può realizzarsi producendo internamente o in outsourcing i prodotti sui quali apporre il marchio e provvedendo alla loro distribuzione direttamente o tramite intermediari. In questa seconda ipotesi si può ricorrere al licensing.